Suspenso por Prohibición absoluta al registro de marca (PARTE 2)

Suspenso por Prohibición absoluta al registro de marca

Suspenso por prohibición absoluta al registro de Marca del art. 5.1.b)

La falta de carácter distintivo afecta al Suspenso por Prohibición absoluta al registro de marca

La Ley de Marcas limita cuáles son los motivos de Suspenso por prohibición absoluta al registro de marca y nombres comerciales al art. 5.1b). Concretamente indica que: “Art. 5.1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: b) Los que carezcan de carácter distintivo.”

Qué es la falta de carácter distintivo

Cuando en el derecho de marcas se habla de falta de carácter distintivo, se está haciendo alusión tanto a la falta aptitud diferenciadora o ausencia de capacidad distintiva como al déficit de singularidad, que recaen sobre el signo que se está considerando. La falta de carácter distintivo es lo que definirá Suspenso por prohibición absoluta o que la marca o nombre comercial finalmente cumpla requisitos para conceder su registro.

Prohibición absoluta al registro de marcas pabloEste tipo de prohibición destaca la capacidad distintiva en general como una nota básica del signo que aspira a ser marca y con el 5.1 c) (referido a la falta de aptitud de ciertos signos para formar por sí solos una marca como consecuencia de su hipotético carácter descriptivo con respecto a los productos o servicios a cubrir).

El uso de la marca en Suspenso por prohibición absoluta al registro de marca

En ocasiones es importante tener en cuenta todo el recorrido y trayectoria del negocio, empresa, profesional, para utilizar pruebas, documentos y datos de internet (entre otros) para justificar el carácter distintivo de la empresa. “Me canso” de ver asuntos en los que la solicitud se ha hecho sin contar con un especialista, sin tener en cuenta el funcionamiento de la Oficina Española de Marcas, y por supuesto sin controlar los procedimientos de solicitud y registro de marcas y nombres comerciales en la OEPM (Oficina Española de Marca y Patentes).

El Suspenso por Prohibición absoluta al registro de marca se aplica a todos los signos

Hay que destacar que si bien la prohibición es aplicable a todo tipo de signos, se manifiesta especialmente en relación con algunos, como las marcas tridimensionales, las marcas constituidas por un único color o por una combinación de colores.

Qué dice la jurisprudencia sobre Suspenso por prohibición al registro de marca

Según la interpretación judicial de la ley y las circunstancias que suponen la prohibición del registro de la marca por incompatibilidad absoluta, encontramos los siguientes criterios:

  1. Debe considerarse suficiente que el signo tenga un carácter distintivo mínimo. La aplicación concreta de este criterio tiene que ser necesariamente polémica y discutible en algunos supuestos. El nivel exigido tiene que ser el mínimo necesario e imprescindible para que la marca opere normalmente en el mercado. No se aceptarían marcas ni excesivamente simples ni excesivamente complejas.
  2. El carácter distintivo debe apreciarse en relación con los productos o servicios concretos solicitados. De este modo, el mismo signo puede tener carácter distintivo en relación con unos productos pero carecer de dicho requisito en relación con otros. Este aspecto es destacado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Postkantoor asunto C-363/99. Para apreciar el carácter distintivo debe tenerse en cuenta la percepción del público al que se dirige el producto, constituido por el consumidor de tales productos o servicios. Generalmente debe partirse de la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
  3. El carácter distintivo no depende de la originalidad del signo o de su aspecto inhabitual o llamativo. Debemos aquí recordar que, como ya se ha señalado, no es necesario que la marca constituya una creación.

El Suspenso por prohibición absoluta al registro de Marca y Nombre según la OAMI, actual EUIPO (Oficina Europea de la Propiedad Intelectual), considera que las marcas que pueden ser consideradas como carentes de capacidad distintiva son tanto aquellas que pueden ser consideradas como descriptivas como aquellas excesivamente simples o excesivamente complejas. Asimismo serían inaceptables por prohibición absoluta para el registro de marcas y nombres comerciales, las formadas por representaciones usuales de elementos en las que no se ha incorporado ningún elemento caprichoso o especial. En el caso de marcas formadas por un color sí puede considerarse que es un color primario (a salvo de poder calificarse el supuesto como de distintividad adquirida por el uso).

Ejemplos de la EUIPO Suspenso por prohibición de registro absoluto en marcas y nombres

Entre los ejemplos de casos tratados por la EUIPO en los que se decidió la denegación en base a este motivo se pueden citar los siguientes:

  • Marca denominativa “TRANSPERSONAL” para servicios de formación, educación, esparcimiento.
  • Marca gráfica nº 2.509.090 que representa “dibujo esquemático de vajilla y mano” para productos de la clase 3.

Cómo afecta el color a la falta de carácter distintivo

Tradicionalmente se rechazaban las marcas constituidas por un único color. En principio se trata de evitar una ventaja competitiva desmesurada.

Solo existen 7 colores fundamentales del arco iris: la escasez de los mismos hace que si una empresa obtuviese el registro de un color fundamental o puro obtendría una ventaja competitiva desmesurada de modo que los competidores tropezarían con un obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.

La prohibición absoluta al registro de marcas y nombres se extiende a las marcas constituidas únicamente por una tonalidad o matiz de un color fundamental. Por no ser estrictamente limitado el número de tonalidades o matices se debilita en este punto el argumento de los efectos obstruccionistas y anticompetitivos que se desprendería de la concesión.

Pero el registro de una única tonalidad de un color provocaría problemas y dificultades prácticamente insolubles ya que carecería probablemente del requisito básico de la capacidad distintiva. Sería registrable una combinación de colores pues los mismos no están limitados (en este sentido véase registros de marcas internacionales nºs 715.088/093/094/260 y 271).

En la legislación actual no hay ninguna prohibición expresa (de prohibiciones absolutas al registro de marcas y nombres) sobre el color por si solo, y lo que debe determinarse es si se cumple con el requisito de carácter distintivo.

Importante tener en cuenta que en caso de suspensos por prohibición absoluta al registro de marcas, que, de cara a evaluar la distintividad son útiles los criterios establecidos en la jurisprudencia comunitaria en las sentencia Libertel (asunto C-104/01) que a su vez se refiere a la Sentencia Sieckmann (ya expuesta en al hablar sobre el concepto de representación gráfica de la marca en apartado sobre art. 5.1.a)). Suspenso por prohibición absoluta al registro de Marca.

En general, y aunque podríamos poner más ejemplos, es importante concluir que los suspensos al suspenso de marca de fondo, por prohibición absoluta al registro de marca y nombres comerciales, deben defenderse precisamente por el «monopolio» que estamos pretendiendo con el registro de la marca, algo que implicará una exclusividad que aumentará el valor del negocio, con el registro de la marca en las condiciones actuales, y que bien merecen una inversión en su defensa.

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