Requisitos de la Acción reivindicatoria de una Marca

Requisitos de la Acción reivindicatoria de una Marca abogados

Requisitos de la Acción reivindicatoria de una Marca

Cuando hay problemas con el registro de una Marca y se discute sobre la titularidad o pertenencia de una marca a una u otra persona (o empresa), o varios titulares. Como ya he comentado en otra página, se utiliza el mecanismo de la Acción reivindicatoria de una Marca. Ahora veremos los requisitos de la acción reivindicatoria.

Primero de todo, reivindicar la titularidad de la marca no es discutir su ‘autoría’. Puede haber sido creada por un tercero, sobre el que no se discute, y que el conflicto esté en la propiedad del registro (titularidad).

La Ley de Marcas no protege el derecho de autor y por lo tanto no hablamos de autores en el caso de las marcas y nombres comerciales.

Requisitos para la Acción reivindicatoria

  • Cumplir los plazos.
  • Acreditar que se es persona perjudicada.
  • Que la marca registrada y la que utilizaba previamente el demandante, coincidan plenamente y sustancialmente en signos.

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Requisito de Plazos para la acción reivindicatoria

Como hemos visto en otra página, el plazo durante el proceso de registro es hasta la concesión del registro de la marca, y si es posterior, el plazo de prescripción es de 5 años.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta los tiempos para saber si la acción se realizará ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o si se hará en los Juzgados (con el sobre coste que ello tiene).

Por eso es tan importante proteger dentro de tiempo, los derechos sobre una marca.

Requisito de acreditar que es persona perjudicada por el registro de la Marca

Lo dice el artículo 2.2. de la Ley de Marcas. Por lo tanto, hay que acreditar que hay un fraude en los derechos del perjudicado, o que se ha violado o incumplido una obligación legal o contractual. Si el perjuicio invocado es de otra naturaleza, no puede servir para sustentar la acción reivindicatoria.

Además, la acción reivindicatoria tiene su fundamento en que la titularidad de la marca se haya obtenido en fraude de los derechos de un “tercero”. En este caso, o estamos ante conflictos de comuneros, que se tendrán que resolver ante la jurisdicción civil, o ante un problema de la acción reivindicatoria de marca.

Tiene que resultar probado que el solicitante o el titular actuó en fraude de los derechos del propio demandante o violando una obligación legal o contractual frente a él. Sin estos requisitos, no operaría el artículo 2.2 de la Ley de Marcas, ya que, si no media la aludida conducta incursa en ilicitud, no bastaría la mera utilización prioritaria del signo por alguien para atacar un registro marcario.

Qué es el Fraude en el registro de una Marca

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 2.10.2008, dice que “el término fraude (manifestación del llamado fraus alterius), cuya fuerza expansiva se considera tradicionalmente que alcanza a la totalidad del acto o negocio –fraus omnia corrumpit– e impide que de él nadie obtenga ventaja –fraus nemini prodest– se emplea en el art. 2.2 de la Ley de Marcas en el sentido de acto dañoso ejecutado sin buena fe o, lo que es lo mismo, con mala fe. Se trata, en fin, de un concepto de significado similar al que resulta del artículo 4.4 g) de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de Diciembre de 1988, a propósito de definir el régimen de las prohibiciones relativas de registro”.

En referencia al concepto de “mala fe”, el Tribunal Supremo, en diversas ocasiones lo ha concretado. Así la Sentencia de 22.11.2001 dice que supone “el conocimiento de la titularidad ajena de una marca, y el registro a sabiendas de ello”.

Hay más sentencias que repiten y reinterpretan el concepto de mala fe, pero no vamos a ser muy extensos.

Requisito de la coincidencia de los signos distintivos. De Forma Plena y Sustancial.

Es también requisito para el ejercicio de la acción reivindicatoria que la marca registrada por la parte demandada y la usada previamente por la demandante coincidan plenamente en su parte distintiva, al menos de forma sustancial.

En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencias de 5.10.2007 y 30.07.2013 aclara que la acción reivindicatoria de marca no exige la identidad absoluta entre el signo usado y el reivindicado siendo suficiente la identidad sustancial para que tal identidad exista jurídicamente, desde el momento en que se admite, dentro de ciertos límites, el uso de una marca en una forma diferente a aquella en la que hubiera sido registrada.

Desde el departamento de Derecho de Propiedad Industrial (marcas) de Expert Abogados podemos ayudarte en tu asunto y defender tus derechos en la fase de oposiciones al registro de marcas en las oficinas de patentes y marcas.

Mi nombre es Pablo Maza y soy abogado especializado en derecho de marcas y propiedad industrial.

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