Prohibición absoluta de registro artículo 5.1.c) marca

Prohibición absoluta de registro artículo 5 1 c marca abogado especialista

Qué significa el suspenso de prohibición absoluta de registro artículo 5.1.c) marca

Qué es un suspenso de registro de marca por prohibición absoluta marca

Es imprescindible conocer que cuando se solicita el registro de una marca, podemos encontrarnos con un suspenso de prohibición absoluta de registro artículo 5.1.c) marca. Como ya he comentado en otros posts (Prohibición absoluta al registro de marcas (PARTE 1) y Suspenso por Prohibición absoluta al registro de marca (PARTE 2)) es importante conocer que si una solicitud de registro de marca no se realiza como toca, siguiendo la Ley de Marcas, tendremos problemas para su registro.

No me gusta decir que una marca está mal solicitada, mal diseñada o incluso, mal asesorada… Pero podríamos decir que como mínimo el 50% de las solicitudes que se ven, cojean en al menos uno de las fases: asesoramiento, diseño o solicitud. Y cuando el error está en el asesoramiento y diseño, consecuentemente muere la parte de la solicitud, porque la oficina (OEPM en España) denegará la concesión.

Qué son las prohibiciones absolutas para el registro de una marca

Prohibición absoluta de registro artículo 5 1 c marca abogado especialistaLas prohibiciones absolutas son las prohibiciones del artículo 5 de la Ley de Marcas, que por su gravedad impiden el registro de la marca. Las prohibiciones absolutas se refieren a la “marca” en sí y responden a un interés general: lo que queremos registrar como marca sería incapaz de funcionar en el mercado porque no genera distintividad en el tráfico jurídico. Las prohibiciones relativas se refieren a intereses particulares o privados.

Qué dice el artículo 5.1.c) sobre la prohibición absoluta para el registro de marca

No podrán registrarse como marca los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

Qué prohíbe el registro de una marca

Se trata de signos que por su composición o error en la creación, informan al público de los consumidores acerca de las características, cualidades o propiedades del producto o servicios. La finalidad de la prohibición del artículo 5.1.c) es evitar que sobre una denominación (palabras que forman la marca) o gráfico descriptivo recaiga un derecho exclusivo (registro de la marca) que suponga un monopolio que luego sirva para impedir a otros competidores usarlo en productos o servicios similares.

Qué tipo de signos se prohíben en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas

Se trata de signos que son denominaciones o gráficos «necesarios» en el tráfico mercantil (es decir, en el mercado, por su uso en el vocabulario o entre empresas, por ejemplo), y que deben estar a disposición de todos los competidores del sector.

Ejemplo de marca prohibida por el artículo 5.1.c)

Es decir, que si queremos registrar la marca «pelota redonda», no se puede registrar, ya que es descriptiva, evidente por las características de una pelota, y que por supuesto, usa palabras que son necesarias en la industria de las pelotas y no es coherente que ningún competidor pueda usar esas palabras. Si piensas que es «injusto» o no es necesario, imagínate que mañana llegara una gran marca y registrara todo el vocabulario y palabras relativo al fútbol, para que ninguna otra marca pudiera usarlo para promocionar sus productos… Sería un monopolio injustificado y que perjudicaría a los intereses del mercado.

Esta prohibición de registro de marca se fundamenta en la asunción por parte de los consumidores de que dichos términos informan sobre el producto o servicio de modo desligado o abstracto frente a su origen concreto y diferenciado en cierta empresa, organización, profesional, etc.

Carácter abierto del artículo 5.1.c) para las prohibiciones del registro de marcas

Ciertamente, y no lo vamos a esconder, este tipo de apartados del artículo 5 de la Ley de Marcas deja una amplitud demasiado grande a la interpretación de la Oficina Española de Patentes y Marcas (entre otras) para conceder o denegar marcas. Incluso puede ser que estés leyendo este artículo y hayas recibido un suspenso de fondo por posible prohibición del art. 5.1.c) para tu marca o nombre comercial, y en cuanto hayas hecho una búsqueda en bases de datos hayas llegado al a conclusión que llegan muchos otros, «pero si hay muchas marcas que siguen las mismas características o patrón y SÍ están registradas».

Efectivamente, puede pasar que hayas encontrado otros registros de marcas que incumplan este artículo, por eso la primera y última mejor recomendación que te puedo dar es que cuentes con un abogado especializado en propiedad industrial (marcas en este caso), ya que la Ley hay que interpretarla conforme a los usos que vienen dando los Jueces con la Jurisprudencia, y las Oficinas con sus resoluciones.

Y es que, aunque pensemos que lo que dice la Ley debería cumplirse a rajatabla, cierto es que en la práctica las oficinas tienen sus criterios y la aplicación del artículo 5 de prohibiciones absolutas puede ser un verdadero dolor de cabeza. Sobre todo, cuando la inversión económica que ha hecho la empresa es considerable y depende de la concesión de la marca. Aquí, más que nunca, contrata a un abogado especializado (y no te conformes con una gestoría, agencia o el abogado de la empresa). Jugársela sale caro!

El papel del consumidor medio en las prohibiciones absolutas

Prohibición absoluta de registro artículo 5 1 c marca abogado especialistaLa prohibición del artículo 5.1.c) se fundamente entre otras cosas, en la asunción por parte de los consumidores de que dichos términos (los signos de la marca potencialmente prohibida) informan sobre el producto o servicio de modo desligado o abstracto frente a su origen concreto y diferenciado en cierta empresa.

La enumeración de cualidades de este artículo es de carácter abierto, por lo que tiene la posibilidad de que la descriptividad del signo que pretende proteger esté referida a otras características distintas de las que se incluyen en el artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas.

Con todo ha de recordarse que la ley dispone que se tiene que aplicar esta prohibición cuando las marcas consistan en indicaciones o signos “exclusivamente” descriptivos.

De ahí que la interpretación ha de ser restrictiva y teniendo en cuenta que un mínimo de distintividad puede adquirirse mediante una configuración de la marca que puede ostentar cierto carácter evocativo o sugestivo, siempre que se aleje suficientemente de ser exclusivamente descriptiva de alguna de las notas de los productos o servicios que va a cubrir.

La valoración del carácter descriptivo de la marca solicitada según el artículo 5.1.c)

Teniendo en cuenta todo lo comentado hasta ahora, y esperando que no te haya sido confuso, llega el momento de hablar del tipo de valoración que se hace en la oficina del carácter descriptivo. Y es que la valoración sobre el carácter descriptivo de la marca solicitada se realiza siempre de manera concreta y poniendo en conexión el signo de la marca solicitada con los servicios o productos que distingue (solicitados para su protección).

Si quieres conocer la parte más técnica de este tipo de prohibición absoluta del registro de una marca y nombre comercial, te recomiendo leer este post sobre los principales casos en los que se prohíbe el registro de una marca o nombre comercial por no cumplir los requisitos de la Ley de Marcas. Resumidamente, se informa sobre:

  • Signos descriptivos.
  • Signos sugestivos o evocativos.
  • Denominaciones descriptivas en lengua extranjera y en lenguas españolas distintas del castellano.
  • Publicaciones.
  • Palabras compuestas.
  • Indicaciones de procedencia geográfica.

Siempre asesoro lo mismo a mis clientes: Cuanto antes salvamos un conflicto, menos dinero cuesta y menos dolores de cabeza.

Me gusta decir que los esfuerzos del empresario deben estar enfocados a su negocio, debiendo delegar este tipo de asuntos a un especialista en el área que desde luego siempre dará mejores resultados.

Desde el departamento de Derecho de Propiedad Industrial (marcas) de Expert Abogados podemos ayudarte en tu asunto y defender tus derechos en la fase de oposiciones al registro de marcas en las oficinas de patentes y marcas.

Mi nombre es Pablo Maza y soy abogado especializado en derecho de marcas y propiedad industrial.

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